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在美申请专利拿政府补贴的企业注意了:美参议员提出《专利所有权自豪法案》

吴征高低 企业专利观察 2022-11-20

作者:吴征


9月21日,美国参议院司法委员会知识产权小组委员会新任主席、参议员Patrick Leahy,和参议员Thom Tillis提出了两项新的法案:《2021释放美国创新者法案》(Unleashing American Innovators Act of 2021,UAIA)和《专利所有者自豪法案》(Pride in Patent Ownership Act, PPOA)。
这两位参议员在6月22日举行的《美国参议院举行提升专利质量听证会》也有出席,我们有过专题的报道,尤其是参议员Patrick Leahy在美国知识产权界的地位堪比泰斗。其与参议员Smith一同提出并通过(2011年9月16日)的美国发明法案《Leahy-Smith America Invents Act,简称AIA 》,被称为是美国最重大的改革,现在依然在影响着美国专利界。上周刚好是AIA十周年的纪念,美国各界对此进行了广泛的总结,我们后续会推出专题进行介绍。
   Leahy参议员   
此次UAIA法案主要修订《美国发明法案AIA》,以解决美国专利和商标局卫星办公室及其用途,重点改善不同背景的发明人对专利制度的参与。PPOA法案主要修订《美国法典》第35篇,以解决专利所有权的问题,确保公众了解专利的真正拥有者。
对于中国企业而言,PPOA法案的影响更大一些,因为新提案增加了对专利所有权更加透明的要求,目的是使得公众能够获得有关专利真正所有者的信息。
尤其是新增对受到“外国资助的专利,要明确披露资金来源”的约定,是否会对中国各级政府正在进行的企业海外专利资助政策产生影响,或许要持续跟踪。
在《美国法典》第35篇第11节增加了:

§ 124. 政府资助的专利申请和维护费

(a)政府资助的专利申请(费)对于任何专利申请,如果任何政府实体,包括外国政府实体,专门为根据第41部分向专利局支付费用,或专门为起诉该申请向律师或专利代理人支付费用而提供资助,申请书应包括或修改为包括一份说明实体提供资金的金额和来源的声明。

(b)政府资助的专利维持费对于任何专利,如果任何政府实体,包括外国政府实体,专门为根据第41部分向专利局支付维护费用,或专门为向律师或专利代理人支付提交维护费用而提供资金,专利权人应提交一份单独的声明,说明该实体提供的资金数额和来源。
《专利所有者自豪法案》
对于PPOA法案这一条款的修订,官方给出的解释是“目前尚不清楚有多少专利后来卖给了外国实体,甚至阻止美国人知道我们如何在全球范围内竞争创新”。
一些美国专家也将这个法案定位于对类似NPE在美国采取的多种“壳”,很多专利资助方或是交易方都是空壳公司,也就是为了进行专利申请、诉讼或交易而设立的公司,其背后真正是谁是不清楚的,或是需要花费大量的精力才能获知的。根据AIA法案,在美国专利巡回和上诉委员会PTAB上获利的实际背后是谁是不清楚的,所以认为这才是议员出台这一法案的根源。
但如果站在中美竞争角度来看,我却有不同观点:这条新增的内容更像是为中国企业在美申请接受政府补贴行为量身定做的。因为当前,无论从申请专利还是从维持专利两方面来看,中国各级政府都有不同程度的补贴,尤其是一些地方还会对代理机构予以奖励。甚至在未来海外发生诉讼后,都会有政府资助。
而未来一段时间,政府补贴问题正是拜登政府对华政策的一个核心。不难看出,Leahy参议员的提案可谓“恰逢其时”。如果再想一想AIA法案是由奥巴马签署的,拜登与奥巴马执政理念的相似,更能猜想到Leahy参议员此次提案获得通过并执行的可能性非常大。
虽然,这个PPOA法案只是要求对接受政府资助的申请或维护进行申报,并没有否定不可以资助,但是未来美国政府、法院将以何种方式来认定这些接受政府资助的专利,如果企业没有申报,是否会因为不诚信而丧失专利权?或是申报之后,是否会有其他不利于企业的政治影响?目前来看,都还不清楚。
PPOA法案更像是专利领域的“长臂管辖”,中国企业在海外、尤其是美国专利布局较多的知识产权部门应该对此动向持续关注,可能最终要根据企业在美国的商业环境和法律合规要求,妥善处理接受中国各级政府对美国专利的资助事宜和美国业务之间的关系,切莫因为贪图政府资助的“小便宜”,而耽误企业的“大生意”。

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